Предварительная проверка товарного знака: риски и возможности

Журналист, которому мы давали комментарии к статьям по товарным знакам, решил открыть свое PR-агентство. Обратился к нам за дружеским советом – как проверить название, которое он придумал, чтобы не нарушить ничьих прав, в дальнейшем зарегистрировать его в Роспатенте и уже смело вкладываться в развитие своего бренда.

Будущий директор обнаружила большое количество сервисов бесплатной онлайн-проверки, которые обещали дать ответ – существует ли уже выбранное им название или визуальное решение. Наша пишущая коллега спросила профессионального совета: можно ли доверять этим бесплатным онлайн-ресурсам и исчерпывающую ли информации они содержат? Какие есть «подводные камни» и как лучше поступить, чтобы, подав заявку в Роспатент на регистрацию обозначения, не потерять время и деньги? Рассказываем, как избежать этих «сюрпризов».

Не всем предпринимателям известно, что процедура регистрации товарных знаков состоит из нескольких этапов: подача заявки в Роспатент, формальная экспертиза, затем экспертиза по существу, в рамках которой проводится проверка соответствия товарного знака требованиям законодательства, и т.д. Часто будущий владелец товарного знака выпускает из-под своего контроля по неопытности, незнанию или же в целях экономии очень важный предшествующий подаче заявки этап – предварительный поиск.

Любое обозначение необходимо проверить на тождество и сходство с уже зарегистрированными товарными знаками и заявками, поданными на регистрацию в Роспатент. Прохождение этой процедуры влияет на успешную регистрацию обозначения в качестве товарного знака, а также сэкономит предпринимателю время и его финансы в случае, если уже на этапе проверки выяснится, что у марки нет шансов на получение правовой охраны. Дело в том, что немалые пошлины, уплачиваемые в патентное ведомство, не возвращаются заявителям в случае отказа в регистрации заявленного обозначения.  

Пример из практики: к нам обратился производитель продуктов питания с поручением провести проверку обозначения «Смайл» в отношении товаров 30 (кондитерские изделия) и 35 (продвижение продаж для третьих лиц) классов МКТУ.

Проверка установила, что такой товарный знак был зарегистрирован на имя другой организации в отношении тех же классов МКТУ. Правообладатель активно использовал свой товарный знак, поэтому каких-либо способов «обойти» обнаруженную регистрацию не было и нет. Мы порекомендовали клиенту отказаться от заведомо «проигрышной» заявки и выбрать другое название. Предприниматель с доводами согласился, в т.ч. защитив себя от ненужных расходов. При этом сумма, которую он потратил на проведение поиска, оказалась в пять раз меньше тех расходов, которые он понес бы, подав бесперспективную заявку в Роспатент, минуя этап предварительной проверки с участием специалистов.  

Патентные поверенные проводят поиск, чтобы минимизировать риски клиентов, которые связаны с получением предварительного, а порой и итогового отказа в регистрации товарного знака. В результате поиска доверитель получает от патентных поверенных не только отчет о возможности/невозможности регистрации товарного знака, который он выбрал, но и конкретные рекомендации:

• как видоизменить обозначения (доработать, включив в их состав оригинальный графический элемент, изменить шрифтовое решение и др.)
• как можно «заузить» перечень товаров и услуг, в отношении которых планируется регистрации товарного знака. Например, клиент хотел зарегистрировать свое обозначение в отношении 05 (лекарственные средства) и 09 (компьютерные программы и приложения) классов МКТУ. Однако в результате проведения поиска было обнаружено, что тождественный (или сходный) товарный знак уже зарегистрирован в 05 классе МКТУ. В таком случае, если для бизнеса клиента это допустимо, можно подать заявку только для товаров 09 класса МКТУ, так как в этом классе отсутствуют какие-либо препятствия для регистрации нужного предпринимателю товарного знака.   

Когда по результатам проведенного поиска вам известны все нюансы и трудности, с которыми можно столкнуться при регистрации товарного знака, у вас появляется возможность объективно взглянуть на ситуацию и взвесить все «за» и «против», чтобы принять разумное и выгодное для себя решение. Вам также нужно учитывать и затраты на процедуру регистрации. Как ни парадоксально, но проведение предварительной проверки часто весьма существенно экономит средства клиента.

Отмечу, что жизнь есть жизнь, и, обращаясь с поручением зарегистрировать товарный знак для бизнеса, наши клиенты иногда отказываются от проведения предварительной проверки обозначения. Они имеют на это право и обычно ссылаются на то, что они уже провели поиск в интернете, но никаких сходных или тождественных обозначений не обнаружили: «все в порядке, знак уникальный, можно регистрировать!».

Пример из практики: Предприниматель, работающий в сфере производства и продажи стройматериалов, самостоятельно подал заявку на регистрацию товарного знака, предварительно проверив его через интернет. Вскоре он получил предварительный отказ в регистрации – Роспатент обнаружил, что ранее уже была подана заявка на регистрацию точно такого же товарного знака для аналогичных товаров и услуг. Предприниматель обратился к нам, чтобы подготовить ответ на предварительный отказ ведомства. Мы изучили обстоятельства и оказалось, что в этой конкретной ситуации не имело смысла отвечать на предварительный отказ, так как доказать отсутствие сходства двух тождественных обозначений было невозможно. Вскоре, согласно процедуре Роспатента, клиент получил итоговый отказ в регистрации товарного знака. Результат достигнут не был, но время, деньги и нервы на подачу заявки были потрачены.

Патентные поверенные, проверяя обозначения на тождество и сходство, работают исключительно со специализированными инструментами проверки. Поиск проводится по ряду закрытых коммерческих баз данных, которые содержат актуальную информацию о товарных знаках и заявках на регистрацию.

Если вам важен результат, то мы рекомендуем обязательно проводить предварительную проверку/поиск обозначения перед подачей заявки на регистрацию товарного знака. Это реально увеличивает ваши шансы на успешную регистрацию товарного знака в Роспатенте, исключает «пустые» надежды, экономит ваши средства и временные ресурсы.