Арбитражный суд города Москвы в составе судьи Титовой Е. В.,
при ведении протокола секретарем судебного заседания Адыг У. Г.,
рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению:
истец: индивидуальный предприниматель ФИО1 (ОГРНИП: <***>, ИНН: <***>)
ответчик: Общество с ограниченной ответственностью «Контекст» (119034, <...>, этаж/комн. 2/9, ОГРН: <***>, Дата присвоения ОГРН: 07.04.2017, ИНН: <***>)
третье лицо: Инспекция Федеральной Налоговой Службы № 4 по г. Москве (119048, Россия, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Хамовники, Доватора <...>, ОГРН: <***>, Дата присвоения ОГРН: 23.12.2004, ИНН: <***>)
о взыскании задолженности по Договору коммерческой концессии от 01 декабря 2019 года в размере 9 648 387 руб. 10 коп., за период с 01 декабря 2019 года по 05 июля 2022 года включительно.
о взыскании компенсации за использование товарного знака без согласия правообладателя в размере 5 000 000 руб. 00 коп.,
об обязании прекратить использование товарного знака №381043 «ФИО6», в частности прекратить использование визуальной и буквенной части товарного знака №381043 «ФИО6»: в названии ресторана, на вывесках, на меню, на полиграфических рекламных табличках в деревянных рамках с действующими акциями и выгодными предложениями, на посуде, в том числе на соусницах, бокалах, подстаканниках, на любых предметах интерьера и экстерьера, на внутренних, фискальных и слип-чеках, с учетом уточнений принятых в порядке ст. 49 АПК РФ;
при участии в судебном заседании:
от истца: финансовый управляющий истца ФИО2, (паспорт, решение Арбитражного суда города Москвы от 21 июля 2021 года по делу № А40-99753/21, диплом);
от ответчика: ФИО3, (паспорт, доверенность № б/н от 11 декабря 2023 года, диплом);
от третьего лица: ФИО4, (удостоверение, доверенность № 22-18/71 от 14 мая 2024 года, диплом);
У С Т А Н О В И Л :
индивидуальный предприниматель ФИО1 (далее – истец) обратилось в Арбитражный суд города Москвы с иском к Обществу с ограниченной ответственностью «Контекст» (далее – ответчик) о взыскании задолженности по Договору коммерческой концессии от 01 декабря 2019 года в размере 9 648 387 руб. 10 коп., за период с 01 декабря 2019 года по 05 июля 2022 года включительно, о взыскании компенсации за использование товарного знака без согласия правообладателя в размере 5 000 000 руб. 00 коп., об обязании прекратить использование товарного знака №381043 «ФИО6», в частности прекратить использование визуальной и буквенной части товарного знака №381043 «ФИО6»: в названии ресторана, на вывесках, на меню, на полиграфических рекламных табличках в деревянных рамках с действующими акциями и выгодными предложениями, на посуде, в том числе на соусницах, бокалах, подстаканниках, на любых предметах интерьера и экстерьера, на внутренних, фискальных и слип-чеках, с учетом уточнений принятых в порядке ст. 49 АПК РФ;
Финансовый управляющий исковые требования поддержал в полном объеме. Ответчик возражал против удовлетворения исковых требований по доводам, изложенным в отзыве на исковое заявление.
Представитель Ответчика возражал против удовлетворения исковых требований по доводам отзыва на иск.
Третье лицо представило пояснения по исковым требованиям.
С учетом представленных уточнений от 17.06.2024, судом рассматриваются требования: взыскании задолженности по Договору коммерческой концессии от 01 декабря 2019 года в размере 9 648 387 руб. 10 коп., за период с 01 декабря 2019 года по 05 июля 2022 года включительно, о взыскании компенсации за использование товарного знака без согласия правообладателя в размере 5 000 000 руб. 00 коп., об обязании прекратить использование товарного знака №381043 «ФИО6», в частности прекратить использование визуальной и буквенной части товарного знака №381043 «ФИО6»: в названии ресторана, на вывесках, на меню, на полиграфических рекламных табличках в деревянных рамках с действующими акциями и выгодными предложениями, на посуде, в том числе на соусницах, бокалах, подстаканниках, на любых предметах интерьера и экстерьера, на внутренних, фискальных и слип-чеках.
В части дополнительного требования о взыскании убытков в размере 31686545 руб., судом отказано в принятии уточнений на основании ст. 49 АПК РФ, поскольку требование о взыскании убытков является новым, ранее истцом не заявлялось.
Рассмотрев заявленные требования, исследовав и оценив в материалах дела доказательства, выслушав доводы лиц, участвующих в деле, суд приходит к следующим выводам.
Как следует из материалов дела, решением Арбитражного суда города Москвы от 06.07.2022г. №А40-99753/21-164-285 «Ф» в отношении ИП ФИО1 (ОГРНИП: <***>, ИНН: <***>, СНИЛС: <***>; ДД.ММ.ГГГГ г.р.; место рождения: г. Киев Украинской ССР, адрес регистрации: <...>) введена процедура банкротства – реализация имущества.
Финансовым управляющим утвержден ФИО2, рег.№ в реестре АУ №1136, (ИНН <***>, СНИЛС <***>), член Ассоциации «МСОАУ «Содействие» (ИНН <***>, ОГРН <***>, адрес: 302004, <...>, оф.14).
В соответствии с п. 1, п. 5 ст. 213.25. Закона о банкротстве, все имущество гражданина, имеющееся на дату принятия решения арбитражного суда о признании гражданина банкротом и введении реализации имущества гражданина и выявленное или приобретенное после даты принятия указанного решения, составляет конкурсную массу, за исключением имущества, определенного пунктом 3 настоящей статьи.
С даты признания гражданина банкротом все права в отношении имущества, составляющего конкурсную массу, в том числе на распоряжение им, осуществляются только финансовым управляющим от имени гражданина и не могут осуществляться гражданином лично.
ФИО1 является правообладателем товарного знака №381043 «ФИО6» (далее Товарный знак), включенного в конкурсную массу. Классы МКТУ и перечень товаров и/или услуг товарного знака: 16, 29, 30, 32, 33, 35, 39, 40, 41, 43.
Товарный знак зарегистрирован 05.06.2009г., срок действия с учетом продления до 02.10.2028г.
Товарный знак имеет следующий вид:
ФИО1 является основателем сети ресторанов «ФИО6», основанной в 1999 году и по состоянию на 2016 год состоящей из 17 ресторанов, расположенных в Москве, Московской области, Киеве и Нью-Йорке (США).
Финансовый управляющий указал, что ФИО1 контролировал сеть ресторанов «ФИО6» через ООО «Управляющая компания «Сеть-10», являясь ее фактическим руководителем, а также посредством предоставления всем ресторанам, входящим в сеть права использования Товарного знака №381043 «ФИО6». ФИО1 извлекал прибыль из принадлежащих ему ресторанов, посредством взимания платы за использование принадлежащего ему Товарного знака.
В отношении ФИО1 было возбуждено уголовное дело №11602450048000056, по итогам которого ФИО1 был признан виновным по п. б ч. 2 ст. ст. 199 УК РФ по факту уклонения, принадлежащих ему ресторанов, входивших в сеть «ФИО6» от уплаты налогов в особо крупном размере. Указанные обстоятельства установлены вступившими в силу судебными актами по делам № А40-147465/16-115-1330 от 01.11.2016г., №А40-135506/18 от 28.03.2019г., №А40-135899/18 от 18.10.2019г.
На текущий момент, ФИО1 находится в федеральном розыске, его местонахождения неизвестно. При этом, основанная им сеть ресторанов сменила собственников и продолжает функционировать в г. Москве и Московской области под тем же названием, используя Товарный знак и фирменное наименование, принадлежащие ФИО1
01.12.2019г. между ИП ФИО1 (Правообладатель) и ООО «Контекст» (Пользователь) был заключен Договор коммерческой концессии (далее Договор).
Согласно параграфу 1 в Договоре определены следующие термины:
«Товарный знак» – означает российский товарный знак №381043 (Корчма «Тарас Бульба»), исключительные права на которые принадлежат Правообладателю.
«Секрет производства» - означает составляющие коммерческую тайну Правообладателю рецепты, формулы, специальные методы учета и маркетинга, техническую информацию, отчетность, связанные с производством, распространением, реализацией и маркетингом Продуктов Правообладателя и/или других продуктов и/или развитием, функционированием, руководством и предоставлением коммерческой концессии Местам Сбыта Пользователя, наряду с соответствующей торговой, производственной или иной информацией аналогичного рода.
Секрет производства включает, при этом, не ограничиваясь, следующую интеллектуальную собственность Правообладателя:
- методы, процедуры и технологии изготовления, распространения, продаж и маркетинга Продуктов Правообладетля и/или иных продуктов;
- отличительные характеристики Мест Сбыта, включая его внешний и внутренний дизайн и интерьер, меблировку, декор и цветовую гамму, общий формат и расстановку оборудования, вывески и облик помещения в целом;
- дизайн и методы изготовления продукции и ингредиентов;
- программное обеспечение и другие изделия и продукты, составляющие часть системы информационного управления;
- стандарты обслуживания и подачи продуктов, инвентаризация запасов и управленческого контроля, помощь и обучение, реклама и мероприятия по увеличению сбыта;
- методика подбора, подготовки и приема персонала на работу;
- внешний вид и форменная одежда персонала;
- систему поддержания качества продукции;
- методика подбора поставщиков;
- дизайн-макет меню, прайс-листов, визитных карточек и других полиграфических изделий;
-бизнес-кейс по окупаемости проекта;
- любые другие положения Инструкции по управлению.
«Продукты Правообладателя» - означают блюда и напитки (включая контейнеры, стаканы, пакеты, упаковочные материалы и другие бумажные изделия и фирменные товары, не являющиеся продуктами питания), имеющие характерные особенности благодаря использованию Секрета производства и/или Товарного знака.
«Территория» - означает территорию Российской Федерации.
«Место сбыта» - означает объект розничной торговли – кафе, ресторан, магазин, отдел магазина, лоток, салон или киоск или любое иное место осуществления любой коммерческой деятельности, связанной с использованием Товарного знака и Секрета производства.
В соответствии с п. 2.1. – 2.3. Договора Правообладатель предоставляет Пользователю на условиях Договора и на срок три года с даты регистрации Договора Роспатентом:
1) неисключительное право на использование в предпринимательской деятельности Пользователя Товарного знака на Территории в отношении всех услуг, указанных в соответствующих государственных свидетельствах, следующими способами:
- путем размещения Товарного знака на фасадах и в интерьере мест сбыта;
- путем размещения Товарного знака на меню, прайс-листах, визитных карточках и на других полиграфических изделиях;
- путем размещения Товарного знака на пакетах, одежде персонала, на майках и сувенирах;
- путем использования Товарного знака при оказании услуг;
- путем размещения Товарного знака в предложениях об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе;
- путем использования иными способами, не противоречащими существу договора.
2) неисключительное право на использование в предпринимательнской деятельности Пользователя Секрета производства на Территории.
Правообладетль оставляет за собой право предоставлять третьим лицам аналогичные права.
За предоставление Пользователю указанных прав, Пользователь ежемесячно выплачивает Правообладателю вознаграждение в размере 300 000 (Триста тысяч) рублей в срок, не позднее 15 числа месяца, предшествующего расчетному (п. 2.3. Договора).
В соответствии с п. 4.1. – 4.2 Договора, Правообладатель несет субсидиарную ответственность по требованиям, предъявляемым к Пользователю о несоответствии качества услуг, оказываемых Пользователем по Договору.
По требования, предъявляемым к Пользователем как к исполнителю услуг с использованием Товарного знака, Правообладатель и Пользователь несут солидарную ответственность.
Договор вступает в силу с момента его государственной регистрации в Роспатенте и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
В соответствии с п. 2 ст. 425 ГК РФ, Стороны установили, что условия Договора применяются к отношениям Сторон, возникшим с момента подписания.
В соответствии с п. 2 ст. 241 ГК РФ, Стороны установили, что до проведения государственной регистрации Договора в установленном порядке настоящий Договор имеет силу лицензионного договора о предоставлении права использования секрета производства (п. 6.1. Договора).
Договор прекращает действие в случае:
- полного исполнения сторонами своих обязательств;
- объявления Правообладателя или Пользователя несостоятельным (банкротом), в иных случаях предусмотренных законом (п. 6.4. Договора).
Поскольку договор коммерческой концессии от 01.12.2019г. по настоящий момент не зарегистрирован в Роспатенте, он имеет силу лицензионного договора о предоставлении права использования секрета производства.
Решением АС г. Москвы по делу №А40-99753/21-164-285 «Ф» от 06.07.2022г. ИП ФИО1 признан несостоятельным (банкротом) , что в силу п. 6.4. Договора является основанием прекращения действия Договора.
Таким образом, Договор действовал с 01.12.2019г. по 06.07.2022г.
Финансовый управляющий указал, что за период действия с Договора с момента его заключения 01.12.2019г. по текущий момент ООО «Контекст» не производило оплаты вознаграждения, предусмотренного п. 2.3. Договора.
Задолженность за указанный период составила 9 648 387,1 руб., что следует из расчета:
300 000 руб. / 31 дней х 31 дней = 300 000 руб. – начисление вознаграждения по Договору за декабрь 2019 года.
300 000 руб. х 30 месяц = 9 300 000 руб. – начисление вознаграждения по Договору за полные месяцы в период с 01.01.2020г. по 30.06.2022г.
300 000 руб. / 31 день х 5 дней = 48 387,1 руб. – начисление вознаграждения по Договору за июль 2022 года.
300 000 руб. + 9 300 000 руб. + 48 387,1 руб. = 9 648 387,1 руб
где:
300 000 руб. – фиксированная сумма вознаграждения, предусмотренная п. 2.3. Договора.
31 дней – количество календарных дней в декабрь 2019 года.
31 день – количество календарных дней в июле 2022 года.
20 дней – количество календарных дней в ноябре 2019 года, в которых действовал Договор.
5 дней – количество календарных дней в июле 2022 года, в которых действовал Договор.
30 месяцев – количество полных месяцев действия Договора в период с 01.12.2019 по 30.06.2022г.
Претензионные требования истца не были удовлетворены, что явилось основанием для обращения в арбитражный суд с настоящим иском.
В соответствии с положениями ст. 309 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями. При этом односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом (ст. 310 ГК РФ).
Статьей 1465 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) предусмотрено, что секретом производства (ноу-хау) признаются сведения любого характера (производственные, технические, экономические, организационные и другие) о результатах интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере и о способах осуществления профессиональной деятельности, имеющие действительную или потенциальную коммерческую ценность вследствие неизвестности их третьим лицам, если к таким сведениям у третьих лиц нет свободного доступа на законном основании и обладатель таких сведений принимает разумные меры для соблюдения их конфиденциальности, в том числе путем введения режима коммерческой тайны.
В силу пункта 1 статьи 1469 ГК РФ по лицензионному договору одна сторона - обладатель исключительного права на секрет производства (лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право использования соответствующего секрета производства в установленных договором пределах. Согласно пункту 5 статьи 1235 ГК РФ по лицензионному договору лицензиат обязуется уплатить лицензиару обусловленное договором вознаграждение, если договором не предусмотрено иное. При отсутствии в возмездном лицензионном договоре условия о размере вознаграждения или порядке его определения договор считается незаключенным.
В соответствии с пунктом 2 статьи 1233 ГК РФ к договорам о распоряжении исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, в том числе к договорам об отчуждении исключительного права и к лицензионным (сублицензионным) договорам, применяются общие положения об обязательствах (статьи 307 - 419) и о договоре (статьи 420 - 453), поскольку иное не установлено правилами настоящего раздела и не вытекает из содержания или характера исключительного права.
Возражая против удовлетворения исковых требований, ответчик ссылался на то, что спорный договор им не заключался, заявил о фальсификации договора коммерческой концессии от 01.12.2019.
Судом отобрана расписка о предупреждении об уголовной ответственности в соответствии со ст.303,306 УК РФ.
Финансовый управляющий не выразил согласия на исключение данного договора из материалов дела в качестве доказательств.
Определением суда от 03.07.2024 представителю ответчика предложено обеспечить явку в судебное заседание бывшего генерального директора ООО «Контекст» ФИО5 в рамках заявленного ходатайства о фальсификации.
В судебное заседание 17.07.2024 явка указанного лица не обеспечена.
Заслушав представителей сторон, изучив представленные в материалы дела доказательства, суд не находит оснований для удовлетворения заявленного Ответчиком ходатайства в связи со следующим.
По смыслу статьи 161 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации понятие "фальсификация доказательств" предполагает совершение лицом, участвующим в деле, или его представителем умышленных действий, направленных на искажение действительного содержания объектов, выступающих в гражданском, арбитражном или уголовном процессе в качестве доказательств путем их подделки, подчистки, внесения исправлений, искажающих действительный смысл и содержащих ложные сведения.
В ст. 161 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации закреплено, что если лицо, участвующее в деле, обратится в арбитражный суд с заявлением в письменной форме о фальсификации доказательства, представленного другим лицом, участвующим в деле, суд: 1) разъясняет уголовно-правовые последствия такого заявления; 2) исключает оспариваемое доказательство с согласия лица, его представившего, из числа доказательств по делу; 3) проверяет обоснованность заявления о фальсификации доказательства, если лицо, представившее это доказательство, заявило возражения относительно его исключения из числа доказательств по делу.
Статьей 161 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации предусмотрена обязанность суда принять предусмотренные федеральным законом меры для проверки достоверности заявления о фальсификации доказательств в случае возражений лица, представившего доказательство, в отношении которого заявлено о фальсификации, относительно исключения данного доказательства из числа доказательств.
Так, суд может предложить лицу, которое обвиняют в фальсификации доказательства, представить дополнительные доказательства, подтверждающие либо достоверность оспариваемого доказательства, либо наличие (отсутствие) фактов, в подтверждение которых представлено спорное доказательство.
Предположение заявителя о фальсификации доказательств не является безусловным основанием для удовлетворения его ходатайства, поскольку в силу части 1 статьи 64 и статей 71, 168 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения лиц, участвующих в деле, а также иные обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения дела, на основании представленных доказательств, при оценке которых он руководствуется правилами статей 67 и 68 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации об относимости и допустимости доказательств.
Обращаясь с заявлением о фальсификации доказательств (подписей на договоре), Ответчик фактически не обосновал и документально не подтвердил свои сомнения в подлинности подписи бывшего генерального директора.
Под фальсификацией доказательств по рассматриваемому арбитражным судом делу понимается подделка либо фабрикация вещественных доказательств и (или) письменных доказательств (документов).
Статья 303 Уголовного кодекса Российской Федерации устанавливает уголовную ответственность за фальсификацию доказательств по гражданскому делу лицом, участвующим в деле, или его представителем, а, следовательно, субъектом данного преступления может быть лицо, участвующее в деле, или его представитель. С 5 субъективной стороны фальсификация доказательств по гражданскому делу может быть совершена только при наличии прямого умысла. Таким образом, заявление о фальсификации, сделанное по арбитражному делу, должно иметь отношение непосредственно к лицу, участвующему в деле или его представителю и в данном случае достоверность такого заявления должна проверяться судом, рассматривающим дело.
Однако, Ответчик, заявив о фальсификации доказательств, не заявил о том, что представленные Истцом документы сфальсифицированы кем-либо из лиц, участвующих в деле, а указал на то, что документы, о фальсификации которых было заявлено, являются сфальсифицированными. В заявлении ответчик указал, что у него имеются сомнения в подлинности указанного документа и он затрудняется предположить какое именно искажающее воздействие на документ оказано.
Отклоняя заявление о фальсификации суд также исходит из того, что доводы заявителя носят предположительный характер, при этом выяснение вопросов, которые Ответчик указывает в заявлении о фальсификации доказательств в совокупности с представленными в материалы дела иными доказательствами, не позволит установить фальсификацию документа, применительно к обстоятельствам подлежащим установлению по заявленному предмету и основаниям. Доводы, изложенные Ответчиком в заявлении о фальсификации доказательств, носят не фактический характер, а юридический.
Вместе с тем, суд отмечает, что сомнения в подлинности подписи на оспариваемых документах возникли не у бывшего директора Общества, подписавшего документы, а у представителя, представляющего интересы ответчика. Достаточных доказательств того, что бывший директор ФИО5 выражал сомнения относительно подписания/неподписания документов, в дело не представлено. Заявителем не указано, кем, по его мнению, сфальсифицированы документы, представитель не обеспечил явку бывшего руководителя Общества в суд первой инстанции, с целью отбора у него подписи о предупреждении об уголовной ответственности и экспериментальных образцов подчерка/подписи.
При этом, само по себе отрицание принадлежности подписи лица не исключает такое доказательство.
Кроме того, в соответствии со ст. 5 ГК РФ, обычаями делового оборота, предприятие своей печатью скрепляет подпись своего сотрудника в подтверждение его полномочий.
Подпись лица в договоре, скреплена печатью, о фальсификации печати не заявлено. Сведения о том, что печать находилась в режиме свободного доступа, отсутствуют. Доказательства, подтверждающие утрату печати, не представлены.
Доказательства внесения денежных средств на депозит суда, ответы экспертных организаций в рамках ходатайства о назначении экспертизы, не представлены. Таким образом, ввиду того что ходатайство о фальсификации ничем не мотивировано, не обеспечен способ проверки доказательств, ходатайство ответчика о фальсификации доказательств отклонено судом, с учетом вышеизложенных обстоятельств .
.В соответствии со ст. 432 ГК РФ, договор считается заключенным, если между сторонами, в требуемой в подлежащих случаях форме, достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора.
Существенными являются условия о предмете договора, условия, которые названы в законе или иных правовых актах как существенные или необходимые для договоров данного вида, а также все те условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение. Договор заключается посредством направления оферты (предложения заключить договор) одной из сторон и ее акцепта (принятия предложения) другой стороной. Сторона, принявшая от другой стороны полное или частичное исполнение по договору либо иным образом подтвердившая действие договора, не вправе требовать признания этого договора незаключенным, если заявление такого требования с учетом конкретных обстоятельств будет противоречить принципу добросовестности (пункт 3 статьи 1).
Как следует из выписки из ЕГРЮЛ (выписка представлена в материалы дела) ООО «Контекст» создано 07.04.2017 о чем внесена запись <***> о создании юридического лица. Основным видом деятельности ООО «Контекст» является 56.10 Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания.
В соответствии с панорамой улицы, на которой расположен ресторан, принадлежащий ответчику ресторан по адресу: <...> за 2018 - 2023 годы, был размещен ресторан с названием «ФИО6».
Электронная ссылка на панорамы улиц:
- 2018 год https://yandex.ru/maps/-/CDrH4HP5
- 2019 год https://yandex.ru/maps/-/CDrHaN4-
- 2020 год https://yandex.ru/maps/-/CDrHaS8l
- 2021 год https://yandex.ru/maps/-/CDrHaPN5
- 2022 год https://yandex.ru/maps/-/CDrHeE2B
- 2023 год https://yandex.ru/maps/-/CDrHeNLQ
В соответствии с бухгалтерской отчетностью ООО «Контекст» за 2020 - 2023 годы , размещенной на государственном информационном ресурсе бухгалтерской (финансовой) отчетности, адрес сайта: https://bo.nalog.ru/:
- выручка организации составила соответственно: 10 405 000 руб. – за 2018 год, 83 440 000 руб. – за 2019 год, 68 947 000 руб. – за 2020 год, 116 726 000 руб. – за 2021 год, 131 960 000 руб. – за 2022 год, 164 641 000 руб. – за 2023 год.
- чистая прибыль организации составила соответственно: 3 666 000 руб. – за 2018 год, 26 468 000 руб. – за 2019 год, 10 157 000 руб. – за 2020 год, 726 000 руб. – за 2021 год, 12 184 000 руб. – за 2022 год, 29 304 000 руб. – за 2023 год.
По результатам осмотра сайтов https://tarasbulba.ru/ https://korchma.ru/ финансовым управляющим установлено, что изображения, содержащие словесную и визуальную часть зарегистрированного товарного знака №381043 «ФИО6» размещены на сайтах не позднее 11.09.2018г. и по 02.11.2023г., также в указанный период на сайтах в адресах ресторанов размещен адрес места нахождения ресторана Ответчика – <...>.
Также в соответствии с п. 6.1. Договора коммерческой концессии от 01.12.2019 в соответствии с п. 2 ст. 241 ГК РФ, Стороны установили, что до проведения государственной регистрации Договора в установленном порядке настоящий Договор имеет силу лицензионного договора о предоставлении права использования секрета производства. Поскольку договор коммерческой концессии не регистрировался в Роспатенте, он имел силу лицензионного договора о предоставлении права использования секрета производства.
Также в соответствии с п. 6.4. Договора Договор прекращает действие в случае объявления Правообладателя или Пользователя несостоятельным (банкротом), в иных случаях предусмотренных законом.
Решением Арбитражного суда города Москвы от 06.07.2022 №А40-99753/21-164-285 «Ф» ИП ФИО1 признан несостоятельным (банкротом) в отношении него введена процедура банкротства – реализация имущества, финансовым управляющим утвержден ФИО2.
С учетом указанного, Договор коммерческой концессии от 01.12.2019 имел силу лицензионного договора и действовал в период с 01.12.2019 (дата заключения) по 05.07.2022 (день предшествующий признанию ИП ФИО1 несостоятельным (банкротом), при этом закон не содержит требования об обязательной регистрации лицензионного договора.
По правилам пункта 5 статьи 1235 ГК РФ по лицензионному договору лицензиат обязуется уплатить лицензиару обусловленное договором вознаграждение.
Согласно пункту 40 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", по смыслу пункта 5 статьи 1235 ГК РФ в его взаимосвязи с пунктом 4 статьи 1237 ГК РФ вознаграждение по возмездному лицензионному договору уплачивается за предоставление права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации.
Поэтому лицензиару не может быть отказано в удовлетворении требования о взыскании вознаграждения по мотиву неиспользования лицензиатом соответствующего результата или средства.
Ответчик также заявил о пропуске срока исковой давности. Рассмотрев доводы заявления, суд отклоняет их, в связи со следующим.
Как усматривается из материалов дела, ФИО1 является основателем сети ресторанов «ФИО6», основанной в 1999 году и по состоянию на 2016 год состоящей из 17 ресторанов, расположенных в Москве, Московской области, Киеве и Нью-Йорке (США). ФИО1 контролировал сеть ресторанов «ФИО6» через ООО «Управляющая компания «Сеть-10», являясь ее фактическим руководителем, а также посредством предоставления всем ресторанам, входящим в сеть права использования Товарного знака №381043 «ФИО6».
ФИО1 извлекал прибыль из принадлежащих ему ресторанов, посредством взимания платы за использование принадлежащего ему Товарного знака. В отношении ФИО1 было возбуждено уголовное дело №11602450048000056, по итогам которого ФИО1 был признан виновным по п. б ч. 2 ст. ст. 199 УК РФ по факту уклонения, принадлежащих ему ресторанов, входивших в сеть «ФИО6» от уплаты налогов в особо крупном размере.
Указанные обстоятельства установлены вступившими в силу судебными актами по делам № А40-147465/16-115-1330 от 01.11.2016г., №А40-135506/18 от 28.03.2019г., №А40-135899/18 от 18.10.2019г. На текущий момент, ФИО1 находится в федеральном розыске, его местонахождения неизвестно. При этом, основанная им сеть ресторанов сменила собственников и продолжает функционировать в г. Москве и Московской области под тем же названием, используя Товарный знак и фирменное наименование, принадлежащие ФИО1
Указанные обстоятельства подтверждают, что ответчик как минимум в период с 2018 года использовал товарный знак в ресторане по адресу: <...> и извлекал прибыль из такого использования, а, следовательно, принял исполнение по договору коммерческой концессии от 01.12.2019, что подтверждает факт заключения договора.
Финансовый управляющий возражал по ходатайству, мотивируя тем, что указанные выше обстоятельства свидетельствуют о намеренном уклонении ФИО1 от истребования задолженностей от своих контрагентов с целью воспрепятствования пополнению конкурсной массы.
Согласно статье 195 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - Гражданский кодекс) исковой давностью признается срок для защиты права по иску лица, право которого нарушено, по правилам статьи 196 Кодекса общий срок исковой давности составляет три года.
С учетом изложенного защита имущественных прав стала возможной лишь после утверждения финансового управляющего должника (определение от 04.02.2022).
При таких обстоятельствах суд считает необходимым отказать ответчику в заявленном ходатайстве, принимая во внимание его противоречивое процессуальное поведение, когда ответчик сначала отрицает сам факт заключения договора, в применении исковой давности, на основании пункта 2 статьи 10 Гражданского кодекса.
Поскольку иной подход противоречил бы основным началам гражданского законодательства, установленным статьей 1 Гражданского кодекса, а именно: равенству участников регулируемых Кодексом отношений; неприкосновенности собственности; обеспечению восстановления нарушенных прав, их судебной защиты; предусмотренному законом правилу о недопущении действий граждан и юридических лиц, осуществляемых исключительно с намерением причинить вред другому лицу, злоупотребления правом в иных формах; принципу справедливости.
Поскольку факт заключения и исполнения договора подтвержден материалами дела, обязательство по оплате задолженности ответчиком не исполнено, суд признает требование истца о взыскании с ответчика долга по Договору коммерческой концессии в размере 9648387,10 руб. обоснованным, подлежащим удовлетворению в полном объеме.
Также истцом заявлено требование о взыскании компенсации за незаконное использование товарного знака в размере 5 000 000 руб., об обязании прекратить использование товарного знака №381043 «ФИО6»
В обоснование заявленных требований финансовым управляющим указаны следующие обстоятельства и представлены подтверждающие документы в материалы дела.
Для целей проверки использования ООО «Контекст» Товарного знака, принадлежащего ФИО1, финансовым управляющим 23.01.2023г. была проведена контрольная закупка в ресторане «ФИО6», расположенном по адресу <...>.
В ходе контрольной закупки было установлено, что ООО «Контекст» по состоянию на 23.01.2023г. продолжало использование Товарного знака «ФИО6», в частности посредством использования буквенной и визуальной части Товарного знака «ФИО6», в том числе размещения Товарного знака на вывеске, в меню, дизайне продукции, посуды, в дизайне интерьера, в полиграфических изделиях, одежде сотрудников, используемых рестораном, что подтверждается фотоматериалами.
По результатам контрольной закупки от 23.01.2023г был получен чек №422554 (внутренний), а также слип-чек из банковского терминала №0003, который подтверждает, что услуги в указанном ресторане оказывает ООО «Контекст».
26.09.2023г. в целях обеспечения доказательств использования без согласия правообладателя товарного знака: «ФИО6» финансовым управляющим совместно с патентным поверенным № 1904 Совой В.В. был осуществлен выход по месту нахождения ресторана «ФИО6», расположенного по адресу <...> с проведением контрольной закупки.
По результатам совместного выхода был составлен Протокол осмотра доказательств от 26.09.2023г. к которому приложены полученные фотоматериалы, а также чеки.
В соответствии с протоколом от 26.09.2023г. В результате осмотра установлено, следующее.
У входа в ресторан с размещена вывеска ««КОРЧМА», выполненная красно-черными буквами, на двери ресторана размещена табличка «КОРЧМА», на которой указано: ООО «Контекст» ИНН <***>, а также режим работы ресторана. На меню, представленных в ходе контрольной закупки сверху крупными буквами размещена надпись: «ФИО6». На каждом столе ресторана размещена полиграфическая рекламная табличка в деревянной рамке с действующими акциями и выгодными предложениями, на полиграфической части сверху крупными буквами размещена надпись: «ФИО6», у основания деревянной таблички размещен логотип: «ФИО6» визуальная и буквенная часть которого схожа до смешения с товарным знаком №381043.
На посуде, в которой подавалась продукция в ходе контрольной закупки, а именно на соуснице, размещена надпись: «ФИО6», при этом на соуснице также размещено изображение, визуальная часть которого схожа до смешения с товарным знаком №381043.
Внутренний интерьер заведения украшен различными предметами, на которых размещена надпись «ФИО6» и изображение, визуальная часть которого схожа до смешения с товарным знаком №381043.
По итогам контрольной закупки при оплате был выдан внутренний кассовый чек №478668, фискальный кассовый чек №10398, слип-чек из банковского терминала №0003.
На внутреннем кассовом чеке №478668 сверху размещена надпись «ФИО6», а также ООО «Контекст», на фискальном чеке №10398 указано: ООО «Контекст» 119034, <...> ИНН <***>, в середине чека указано: «Место расчетов ресторан «ФИО6»».
На слип-чеке из банковского терминала №0003 указано: «ФИО6 <...>».
В уголке потребителя ресторана размещены: 1) карточка клиента ООО «Контекст» на котором указаны ИНН <***> ОГРН <***> фактический адрес: 119034, <...>) Карточка телефонов контролирующих и экстренных служб в левом верхнем углу которой размещен логотип Корчма «Тарас Бульба» буквенная и визуальная часть которого схожа до смешения с товарным знаком №381043.
В результате осмотра доказательств установлено, что в ресторане, расположенном по адресу: <...> действует организация ООО «Контекст» ИНН <***>, которая при оказании услуг по организации общественного питания использует словесную и визуальную часть зарегистрированного товарного знака №381043 «ФИО6». Так схожая до смешения словесная часть «ФИО6» используется:
- на вывесках ресторана;
- на меню;
- на полиграфических и деревянных рекламных табличках, размещенных на столах ресторана;
- на посуде;
- на предметах интерьера;
- на внутренних кассовых чеках, фискальных чеках, слип-чеках из банковского терминала.
Схожая до смешения словесная и визуальная часть товарного знака используется:
- на деревянных рекламных табличках, размещенных на столах ресторана;
- на посуде;
- на предметах интерьера;
- в уголке потребителя.
С целью определения наличия или отсутствия сходства товарного знака по свидетельству № 381043 и обозначений используемых в ресторане Ответчика, финансовый управляющий обратился к специалисту для составления заключения по поставленному вопросу.
В результате финансовым управляющим было получено заключение специалиста , в соответствии с которым Товарный знак № 381043 и обозначение, используемое в ресторане, расположенном по адресу: 119200, <...>, производят сходное общее впечатление, состоят из одинаковых элементом, расположенных в одинаковой последовательности, и, несмотря на отдельные отличия, ассоциируются друг с другом, что позволяет сделать вывод об их высоком сходстве до степени смешения.
Также в сети интернет финансовым управляющим были обнаружены сайты ресторанов https://tarasbulba.ru/ https://korchma.ru/ на которых в период с 11.09.2018 размещены изображения, содержащие словесную и визуальную часть зарегистрированного товарного знака №381043 «ФИО6». При этом в списке адресов ресторанов, в том числе указан адрес расположения ресторана Ответчика – ул. Смоленский бульвар, <...>
Сайт https://tarasbulba.ru/ осмотрен финансовым управляющим с помощью сервиса https://web-arhive.ru/, позволяющего осмотреть версии сайта за прошедший период. Осмотр сайтов производился с привлечением нотариуса для составления протокола осмотра, по результатам которого составлены протоколы осмотра доказательств от 31.10.2023г. и от 02.11.2023г., выполненные нотариусом Орловского нотариального округа Орловской области ФИО7
По результатам осмотра сайтов https://tarasbulba.ru/ https://korchma.ru/ финансовым управляющим установлено, что изображения, содержащие словесную и визуальную часть зарегистрированного товарного знака №381043 «ФИО6» размещены на сайтах не позднее 11.09.2018г. и по 02.11.2023г., также в указанный период на сайтах в адресах ресторанов размещен адрес места нахождения ресторана Ответчика – ул. Смоленский бульвар, <...>
Для целей установления схожести изображений, размещенных на сайтах https://tarasbulba.ru/ https://korchma.ru/ финансовый управляющий обратился к специалисту, обладающими специальными познаниями в области интеллектуальной собственности – патентному поверенному ФИО8 для составления заключения о наличии или отсутствии сходство до степени смешения между товарный знаком № 381043, с одной стороны, и обозначением «корчма тарас бульба», размещенном на сайтах https://tarasbulba.ru/ https://korchma.ru/.
В соответствии с заключениями патентного поверенного ФИО8 , товарный знак № 381043 и обозначение «корчма тарас бульба», размещенное на сайте в сети Интернет http://tarasbulba.ru/, производят сходное общее впечатление и, несмотря на отдельные отличия, ассоциируются друг с другом, что позволяет сделать заключение об их высоком сходстве.
Лишь незначительная разница в насыщенности использованных цветов (цвета, использованные в обозначении, размещенном на сайте в сети Интернет http://tarasbulba.ru/, в нескольких местах представляются более бледными, чем те же цвета в товарном знаке № 381043) не позволяет говорить о тождестве товарного знака № 381043 и обозначения «корчма тарас бульба», размещенное на сайте в сети Интернет http://tarasbulba.ru/.
Товарный знак № 381043 и обозначение «корчма тарас бульба», размещенное на сайте в сети Интернет https://korchma.ru/, производят сходное общее впечатление и, несмотря на отдельные отличия, ассоциируются друг с другом, что позволяет сделать вывод об их сходстве до степени смешения.
Согласно пункту 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ), гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если Кодексом не предусмотрено иное. Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением). Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается Кодексом.
В силу пункта 2 статьи 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; в сети «Интернет», в том числе в доменном имени и при других способах адресации.
Ответчик, возражая против удовлетворения требования о взыскании компенсации за незаконное использование товарного знака, указывает, что в 2019 году в открытых источниках (социальных медиа) было опубликовано юридически значимое сообщение от ИП ФИО1, в котором он публично заявил о прекращении всякой предпринимательской деятельности на территории Российской Федерации, об отказе от деятельности в сфере ресторанного бизнеса и публично разрешил любым другим лицам использование товарного знака «Корчма «Тарас Бульба», данное сообщение было растиражировано средствами массовой информации.
На основании чего, ответчик полагает, что истцом была совершена односторонняя сделка в отношении неограниченного круга лиц, позволяющая использовать товарный знак без ограничений.
Вместе с тем, в соответствии с п. 2 ст. 9 ГК РФ отказ граждан и юридических лиц от осуществления принадлежащих им прав не влечет прекращения этих прав, за исключением случаев, предусмотренных законом.
В соответствии с п. 5 ч. 1 ст. 1514 ГК РФ правовая охрана товарного знака прекращается в случае отказа правообладателя от права на товарный знак.
Однако в п. 174 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» разъяснено, что прекращение правовой охраны товарного знака по основаниям, предусмотренным ст. 1514 ГК РФ, означает прекращение исключительного права на товарный знак на будущее время с момента соответственно: Прекращение правовой охраны товарного знака по основаниям, предусмотренным статьей 1514 ГК РФ, означает прекращение исключительного права на товарный знак на будущее время с момента соответственно: истечения срока действия исключительного права на товарный знак (подпункт 1 пункта 1 статьи 1514); вступления в силу решения суда о досрочном прекращении правовой охраны коллективного знака в связи с использованием этого знака на товарах, не обладающих едиными характеристиками их качества или иными общими характеристиками (пункт 3 статьи 1511, подпункт 2 пункта 1 статьи 1514); вступления в силу решения суда о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования (статья 1486, подпункт 3 пункта 1 статьи 1514); внесения Роспатентом в Государственный реестр товарных знаков записи о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с прекращением юридического лица - правообладателя или регистрацией прекращения гражданином деятельности в качестве индивидуального предпринимателя - правообладателя (подпункт 4 пункта 1 статьи 1514); внесения Роспатентом в Государственный реестр товарных знаков записи о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с отказом правообладателя от права на товарный знак (подпункт 5 пункта 1 статьи 1514); внесения Роспатентом в Государственный реестр товарных знаков записи о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в случае его превращения в обозначение, вошедшее во всеобщее употребление как обозначение товаров определенного вида (подпункт 6 пункта 1 статьи 1514); внесения Роспатентом в Государственный реестр товарных знаков записи о прекращении правовой охраны общеизвестного товарного знака в случае утраты им признаков, установленных абзацем первым пункта 1 статьи 1508 ГК РФ (пункт 2 статьи 1514); вступления в силу решения суда о прекращении правовой охраны товарного знака в случае, если переход исключительного права на товарный знак без заключения договора с правообладателем (статья 1241) вводит потребителей в заблуждение относительно товара или его изготовителя (пункт 3 статьи 1514).
Прекращение правовой охраны лишь на будущее время означает, что лица, допустившие нарушение исключительного права на товарный знак до указанных в настоящем пункте дат, не освобождаются от ответственности за соответствующее нарушение. Правообладатель в пределах срока давности вправе обращаться в суд за защитой своего права, нарушенного в период его действия.
Поскольку по основаниям, предусмотренным статьей 1514 ГК РФ, правовая охрана прекращается только на будущее, требование о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака не может быть заявлено в качестве встречного по делу о нарушении исключительного права на товарный знак.
Как видно из приведенного правового регулирования, сообщение в СМИ и социальных сетях не прекращает охрану товарного знака и не влечет разрешения для неограниченного круга лиц использовать его в предпринимательской деятельности, до внесения сведений в реестры Роспатента.
Суд также отмечает, что подлинность нотариального отказа от 15.12.2019 подтверждается апостилем публичного нотариуса штата ФИО9 от 22.12.2023, однако указанный отказ не содержит отметок, подтверждающих тот факт, что нотариальный отказ был сделан именно 15.12.2019, а не в другую дату, самая ранняя отметка нотариуса на указанном согласии датирована 22.12.2023.
Как следует из фотоматериалов полученных финансовым управляющим 23.01.2023 и 26.09.2023 при контрольной закупке следует, что за указанный период времени ответчик сменил изображение товарного знака на меню, а также у вывески, размещенной у входа в ресторан, однако ответчик не изменил буквенную часть, оставив при этом название ресторана «ФИО6» в логотипе ресторана. Также, товарный знак используется не только в интерьере ресторана, но и на посуде ресторана, меню и полиграфических и деревянных табличках, размещенных на столах в экстерьере ресторана, на чеках ресторана.
В пункте 162 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 10 от 23 апреля 2019 года «О применении части четвертой Гражданского кодекса 10 Российской Федерации» (далее – постановление № 10) разъяснено, что для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров. При этом смешение возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься указанными лицами в качестве соответствующего товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак.
Вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц.
При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения. Однородность товаров устанавливается исходя из принципиальной возможности возникновения у обычного потребителя соответствующего товара представления о принадлежности этих товаров одному производителю.
При этом суд учитывает род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей, взаимодополняемость или взаимозаменяемость и другие обстоятельства. Установление сходства осуществляется судом по результатам сравнения товарного знака и обозначения (в том числе по графическому, звуковому и смысловому критериям) с учетом представленных сторонами доказательств по своему внутреннему убеждению. При этом суд учитывает, в отношении каких элементов имеется сходство - сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения. Сходство лишь неохраняемых элементов во внимание не принимается. Специальных знаний для установления степени сходства обозначений и однородности товаров не требуется.
При наличии соответствующих доказательств суд, определяя вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения, оценивает и иные обстоятельства, в том числе: используется ли товарный знак правообладателем в отношении конкретных товаров; длительность и объем использования товарного знака правообладателем; степень известности, узнаваемости товарного знака; степень внимательности потребителей (зависящая в том числе от категории товаров и их цены); наличие у правообладателя серии товарных знаков, объединенных общим со спорным обозначением элементом.
При определении вероятности смешения также могут учитываться представленные лицами, участвующими в деле, доказательства фактического смешения обозначения и товарного знака, в том числе опросы мнения обычных потребителей соответствующего товара. Суд учитывает влияние степени сходства обозначений, степени однородности товаров, иных обстоятельств на вероятность смешения, а не каждого из соответствующих обстоятельств друг на друга.
В соответствии с Руководством по осуществлению административных процедур и действий в рамках предоставления государственной услуги по государственной регистрации товарного знака, знака обслуживания, коллективного знака и выдаче свидетельств на товарный знак, знак обслуживания, коллективный знак, их дубликатов, утвержденным приказом директора ФИПС от 20 января 2020 года № 12 (далее – Руководство), вывод о сходстве до степени смешения обозначений делается на основе восприятия не отдельных элементов, а общего впечатления, которое производят это обозначение и товарный знак в целом на среднего потребителя соответствующих товаров или услуг. Оценка сходства обозначений производится на основе общего впечатления. При этом формирование общего впечатления может происходить под воздействием любых особенностей обозначений, в том числе доминирующих словесных или графических элементов, их композиционного и цветового решения. В 11 зависимости от конкретных обстоятельств каждый из факторов или их совокупность могут оказать влияние на вывод о наличии угрозы смешения сравниваемых товарных знаков (обозначений). Например, степень визуального сходства может иметь больший вес в связи с товарами, которые изучаются визуально, в то время как степень фонетического сходства может быть более значимой применительно к товарам и услугам, обычно заказываемым устно. В случае если обозначения выполнены в оригинальной графической манере, сходство будет ослаблено.
При этом необходимо учитывать, что выполнение словесного обозначения в оригинальной графической манере может привести к утрате этим обозначением словесного характера, в связи с чем его экспертиза должна проводиться с учетом требований, предъявляемых к изобразительным обозначениям.
При оценке тождественности или сходства до степени смешения между противопоставляемыми обозначениями и товарными знаками следует руководствоваться не только положениями ст. ст. 1229, 1252, 1477, 1484 ГК РФ, но и нормами, регулирующими вопросы сравнения обозначений, предусмотренными Правилами составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденными приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 года № 482 (далее - Правила № 482), а также разъяснениями высшей судебной инстанции, содержащимися в постановлении № 10.
В соответствии с пунктом 41 Правил № 482 обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42 - 44 настоящих Правил.
В соответствии с пунктом 42 Правил № 482 словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы. Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно: 1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение; 2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание; 3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.
Как установлено судом, согласно заявке на регистрацию обозначения: «спорный товарный знак является комбинированным и состоит из двух частей: словесной и изобразительной. Изображение является цветным. В центре изображения находится 12 круг В кругу расположен портрет персонажа украинской литературы, выполненный в профиль на желтом фоне. Это мужчина средних лет в национальном украинском костюме с серьгой в ухе. У него седые усы и чуб на голове С обоих краев круга выступают ленты белого цвета в черном обрамлении. С левой стороны круг содержит надпись «ТАРАС», выполненный стилизованным шрифтом буквами черного цвета. С правой стороны лента содержит надпись «БУЛЬБА», выполненная в таком же стиле как и первая часть ленты. Запись «ТАРАС» и «БУЛЬБА» является именем данного литературного персонажа. Персонаж олицетворяет самобытность и приверженность к древним украинским традициям. В краю ленты, с правого края расположен маленький кружок с обозначением английской буквы «R». который означает зарегистрированный товарный знак. Внизу изображения в кругу расположена полоса, состоящая из двойных полосок черного цвета, внутри которой на белом фоне помешена запись «Основана в 1999 году». Запись выполнена стилизованными буквами черного цвета. Наверху изображения расположена надпись «КОРЧМА», выполненная большими буквами красного цвета. Надпись как бы обрамляет рисунок и буквы расположены полукругом».
Спорное обозначение используется ответчиком при оказании услуг 43 класса МКТУ (рестораны), в отношении которых зарегистрирован товарный знак истца.
На основании изложенного, суд приходит к выводу о том, что товарный знак № 381043 и обозначение, используемое, в том числе на дату судебного заседания, ответчиком, производят сходное общее впечатление и, несмотря на отдельные отличия, ассоциируются друг с другом, что позволяет сделать вывод об их сходстве до степени смешения.
Согласно пункту 1 статьи 1252 ГК РФ, защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления в порядке, предусмотренном этим Кодексом, требования: 1) о признании права - к лицу, которое отрицает или иным образом не признает право, нарушая тем самым интересы правообладателя; 2) о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним, а также к иным лицам, которые могут пресечь такие действия; 3) о возмещении убытков - к лицу, неправомерно использовавшему результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без заключения соглашения с правообладателем (бездоговорное использование) либо иным образом нарушившему его исключительное право и причинившему ему ущерб; 4) об изъятии материального носителя в соответствии с пунктом 4 этой статьи - к его изготовителю, импортеру, хранителю, перевозчику, продавцу, иному распространителю, недобросовестному приобретателю; 5) о публикации решения суда о допущенном нарушении с указанием действительного правообладателя - к нарушителю исключительного права.
С учетом изложенного суд признает требование истца об обязании ответчика прекратить использование обозначения «ФИО6» при оказании услуг 43 класса МКТУ подлежащим удовлетворению.
Ответчиком заявлено о завышенном размере компенсации
В соответствии со ст. 1515 ГК РФ правообладатель товарного знака вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации: 1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения; 2) в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.
Согласно пункту 59 постановления № 10, в силу пункта 3 статьи 1252 ГК РФ правообладатель в случаях, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации, при нарушении исключительного права имеет право выбора способа защиты: вместо возмещения убытков он может требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Одновременное взыскание убытков и компенсации не допускается. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать факт несения убытков и их размер.
В соответствии с пунктом 62 постановления № 10, рассматривая дела о взыскании компенсации, суд, по общему правилу, определяет ее размер в пределах, установленных Гражданским кодексом Российской Федерации. По требованиям о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей суд определяет сумму компенсации исходя из представленных сторонами доказательств не выше заявленного истцом требования. Суд определяет размер подлежащей взысканию компенсации и принимает решение, учитывая, что истец представляет доказательства, обосновывающие размер компенсации, а ответчик вправе оспорить как факт нарушения, так и размер требуемой истцом компенсации. Размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован.
При определении размера компенсации суд учитывает, в частности, обстоятельства, связанные с объектом нарушенных прав (например, его известность публике), характер допущенного нарушения (в частности, размещен ли товарный знак на товаре самим правообладателем или третьими лицами без его согласия, осуществлено ли воспроизведение экземпляра самим правообладателем или третьими лицами и т.п.), срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, наличие и степень вины нарушителя (в том числе носило ли нарушение грубый характер, допускалось ли оно неоднократно), вероятные имущественные потери правообладателя, являлось ли использование результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, права на которые принадлежат другим лицам, существенной частью хозяйственной деятельности нарушителя, и принимает решение исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.
Как указано в пункте 71 постановления № 10, требование о применении мер ответственности за нарушение исключительного права предъявляется к лицу, в результате противоправных действий которого было нарушено исключительное право.
Суд, исходя из характера нарушения, фактических обстоятельств дела, степени вины, а также, исходя из принципов разумности и справедливости, соразмерности компенсации последствиям нарушения, приходит к выводу об удовлетворении исковых требований в полном объеме
Расходы истца по уплате государственной пошлины в соответствии со ст. 110 АПК РФ возлагаются на ответчика.
Поскольку истцу предоставлена отсрочка уплаты государственной пошлины, с ответчика в соответствии со статьей 102 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, статьями 333.16, 333.17, 333.21 Налогового кодекса 14 Российской Федерации с ответчика подлежит взысканию в доход федерального бюджета государственная пошлина в размере 102 242 руб. 00 коп..
Руководствуясь ст. ст. 106, 110, 123, 156, 167 - 170, 176 АПК РФ, ст. ст. 1229, 1252, 1477, 1484,1515 ГК РФ, суд
Р Е Ш И Л:
Исковые требования удовлетворить в полном объеме.
Обязать Общество с ограниченной ответственностью «Контекст» (ИНН: <***>) прекратить использование товарного знака №381043 и обозначение «ФИО6», сходное до степени смешения с товарным знаком №381043 «ФИО6» в названии ресторана, на вывесках, меню, и при оказании ресторанных услуг, а также на документации.
Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Контекст» (ИНН: <***>) в пользу индивидуального предпринимателя ФИО1 (ОГРНИП: <***>, ИНН: <***>) задолженность в размере 9 648 387 руб. 10 коп., компенсацию в размере 5 000 000 руб. 00 коп.
Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Контекст» (ИНН: <***>) в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 102 242 руб. 00 коп.
Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в течение одного месяца со дня его принятия.
Судья:
Е.В. Титова
Суд:
АС города Москвы
Ответчики:
ООО "КОНТЕКСТ" (ИНН: 7727315574)
Иные лица:
ИНСПЕКЦИЯ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО НАЛОГАМ И СБОРАМ №4
ПО ЦЕНТРАЛЬНОМУ АДМИНИСТРАТИВНОМУ ОКРУГУ Г. МОСКВЫ (ИНН: 7704058987)
Судьи дела:
Титова Е.В. (судья)
Начать дискуссию