Товарный знак

Как зарегистрировать товарный знак без ошибок

Чтобы успешно пройти процедуру регистрации и зарегистрировать обозначение как товарный знак, рекомендуем использовать наш чек-лист: распространенные ошибки и как их избежать.
600 148
Как зарегистрировать товарный знак без ошибок

Товарный знак — обозначение, с помощью которого потребители отличают продукцию одной компании от аналогичной продукции другой компании. С точки зрения закона товарный знак — своего рода монополия на использование обозначения конкретным производителем.

Однако это далеко не все преимущества регистрации товарного знака.

Товарный знак позволяет:

  • Масштабировать бизнес.

Например, путем заключения договоров коммерческой концессии (франчайзинга). Без товарного знака франшиза невозможна.

  • Защитить бизнес от конкурентов и патентных троллей.

А также прочих недоброжелателей, желающих воспользоваться вашей репутацией. За незаконное использование товарного знака полагается денежная компенсации в сумме до 5 млн рублей.

  • Пресечь контрафакт до выхода на рынок.

Товарный знак можно внести в Таможенный реестр, и таможенная служба будет незамедлительно уведомлять вас обо всех случаях, имеющих признаки нарушения, а контрафактная продукция с незаконной маркировкой будет ими конфискована.

  • Выйти на маркетплейсы.

Многие маркетплейсы и магазины приложений (Google Play, App Store и прочие) требуют предъявить свидетельство на товарный знак — в противном случае они просто откажут в выставлении товаров на витрине.

  • Облегчить выход на международный рынок.

Вы сможете подать международную заявку на получение охраны обозначения в качестве товарного знака сразу в нескольких странах, воспользовавшись Мадридской системой регистрации товарных знаков. Для этого нужно иметь заявку или регистрацию в стране, к которой принадлежит изготовитель.

  • В разы увеличить стоимость компании.

По оценкам, товарные знаки составляют большую долю в стоимости таких крупных компаний, как Google, Apple, Coca-Cola и других. Товарный знак — это лицо, имя, репутация, гарант качества и многое другое.

Перечень преимуществ регистрации товарного знака можно продолжать еще долго.

Чтобы обозначение стало товарным знаком, его нужно зарегистрировать специально уполномоченным органом. В России это — Роспатент, который проводит экспертизу и принимает решение о регистрации обозначения в качестве товарного знака, если оно соответствует требованиям закона.

Ошибка № 1. Доминирующий неохраняемый элемент в обозначении

Законодательство разделяет элементы товарного знака на охраняемые и неохраняемые. К последним относятся следующие элементы.

Относятся к области публичного права

И в силу специфики должны быть свободны для использования любыми изготовителями. Нельзя предоставить одному производителю монополию на слова «магазин», «салон красоты», «стоматология», «хлеб», «мыло», «сумка» и прочие — это нарушит конкурентный баланс на рынке, ведь остальные изготовители не смогут использовать эти слова, а под иными названиями данные товары/услуги не представить потребителям.

По этой причине получило отказ в регистрации обозначение «Хлеб деревенский» (заявка № 2016707736), в котором доминирующее положение занимает описательный словесный элемент.

Не обладают различительной способностью

Например, простые буквы, не образующие слов, цифры, простые линии и так далее. Такие элементы не позволяют индивидуализировать товар (услугу) и не запоминаются потребителям, то есть не выполняют основной — различительной — функции товарного знака.

Так получило отказ в регистрации обозначение «DMF» (заявка № 2017725510), в котором доминирующее положение занимает буквенный элемент, не обладающий различительной способностью.

Как видно из примеров, зарегистрировать товарный знак, который состоит только из неохраняемого элемента или содержит его в качестве ключевого компонента, невозможно.

Как поступить

Сделать неохраняемый элемент второстепенным.

Неохраняемый элемент не должен доминировать. Например, можно добавить к неохраняемому слову оригинальное яркое изображение (картинку) крупного размера, которое сместит акцент на себя и будет в первую очередь привлекать внимание потребителя.

Например, товарный знак «ADO» (свидетельство № 834413) содержит доминирующий изобразительный элемент и недоминирующий неохраняемый словесный элемент «АКТИВАТОР ДЕСТРУКЦИИ ОРГАНИЧЕСКИЙ».

Облечь элемент в оригинальную графику.

Здесь вы не добавляете картинку, а превращаете сам неохраняемый элемент в таковую при помощи оригинального стилизованного шрифта.

Например, это было сделано при регистрации товарного знака «MFL» (свидетельство № 806209: буквы MFL представлены в виде уникальной графики — набора ломаных линий.

Доказать приобретенную различительную способность.

Этот вариант подходит только в случае, если ваше обозначение, несмотря на кажущееся отсутствие различительной способности, из-за длительного, интенсивного и широкого использования приобрело различительную способность в глазах потребителей.

Слово «доказать» здесь ключевое, Роспатент не примет голословное заявление о приобретенной различительной способности обозначения. Вам потребуется документально подтвердить (в том числе с помощью социологических опросов среди потребителей), что обозначение действительно хорошо узнаваемо потребителями и ассоциируется с вашей компанией.

Яркий пример — товарный знак «МТС», который является набором из трех согласных букв, не обладающим различительной способностью. Но в силу его активного использования и широкого распространения он приобрел эту различительную способность в глазах потребителя. Поэтому зарегистрирован ряд товарных знаков с доминирующей охраняемой буквенной частью «МТС»: общеизвестный товарный знак № 120. , товарный знак — свидетельство № 440363, товарный знак — свидетельство № 327459 и другие.

Итак, если вы решили включить в обозначение неохраняемый элемент, проверьте, что соблюдены все рекомендации выше.

Если же ошибка обнаружена уже после подачи заявки, единственный вариант — попробовать внести изменения в обозначение (например, уменьшить размер неохраняемого элемента и т.п.).

Но эксперт может не принять подобные изменения, и в таком случае вас ждет отказ в регистрации и необходимость подавать заявку заново в измененном виде.

Ошибка № 2. Не проверять обозначение перед подачей или игнорировать результаты проверки

Одна из самых частых причин отказов в регистрации товарного знака — его сходство до степени смешения с уже зарегистрированным или ранее заявленным на регистрацию обозначением. Никто не может зарегистрировать такой же или сходный до степени смешения товарный знак в отношении товаров и услуг, для которых он охраняется, без согласия его правообладателя.

По этой причине получили отказы в регистрации:

● «AvtoOk» (заявка № 2019743656) ввиду сходства с товарными знаками «AVTOoko» (свидетельство № 685731), «Avtooko» (свидетельство № 476936) и «АвтоОко24» (свидетельство № 673870);

● «BIOTHERAPY» (заявка № 2019742156), ввиду сходства с товарным знаком «BIOHERAPY» (свидетельство о международной регистрации № 1230979);

● «КИБЕРУМ» (заявка № 2019744489), ввиду сходства с товарным знаком «КБ КИБЕРИУМ» (свидетельство № 7815635) и другие.

Никогда нельзя быть уверенным в уникальности своего обозначения. Товарные знаки — это не только «Газпром», «Сбербанк», Google, Apple и другие, которые у всех на слуху. В реестре товарных знаков Роспатента — свыше 750 тысяч товарных знаков, и со многими из них вы могли никогда не сталкиваться и не знать об их существовании.

Поэтому предварительная проверка обозначения по реестрам Роспатента — обязательный этап, без которого вы пойдете на регистрацию фактически «с закрытыми глазами», не зная, что получите по результатам экспертизы обозначения.

Более того: если при проверке будет обнаружен тождественный или сходный до степени смешения товарный знак, вы оперативно сможете внести изменения в обозначение и избежать как отказа в регистрации, так и возможного конфликта с правообладателем (некоторые из них отслеживают поступающие в Роспатент заявки, сходные с их товарными знаками).

Если же вы обратились за проведением проверки — не игнорируйте ее результаты. Поверьте, специалисты по регистрации товарных знаков также заинтересованы в регистрации вашего обозначения. Практический опыт, знание законодательства и нюансов проведения экспертизы Роспатентом позволяют им оценить и выявить существующие и потенциально возможные риски для отказа в регистрации.

Иногда приходится слышать от клиентов: «Но они же совершенно разные!», когда при проверке выявляем сходный товарный знак. Особенно часто это бывает в сфере лекарственных средств. Однако выводы не взяты с потолка — в рекомендациях по выбору названия лекарственных средств закреплено, что названия должны отличаться на 3 и более букв. И Роспатент неукоснительно следит за соблюдением этого требования.

Например, сходство обозначения «АЦЕЯ» (заявка № 2020730746) с товарными знаками «albea» (международная регистрация № 1210553) и «azep» (международная регистрация № 554164) не столь очевидно на первый взгляд. Но, так как регистрация испрашивалась для лекарственных средств, экспертиза Роспатента сочла ее невозможной.

Не пренебрегайте предварительной проверкой и ее результатами. Если сомневаетесь или не доверяете специалисту — обратитесь в другую фирму или даже в несколько.

Ошибка № 3. Включать в обозначение чужую символику, товарные знаки, объекты авторского права и промышленной собственности, имена и псевдонимы известных лиц

Государство защищает как свою символику, так и символику иных государств, международных и межправительственных организаций.

По причине наличия в обозначении «MEDPRIME» (заявка № 2021719105) изобразительного элемента, сходного до степени смешения с государственным гербом Швейцарии, было получено уведомление Роспатента о предварительном отказе в регистрации данного обозначения в качестве товарного знака.

Не допускается не только регистрация тождественного или сходного до степени смешения товарного знака, но и включение чужого товарного знака в свое обозначение без согласия правообладателя.

По этой причине получило отказ в регистрации обозначение «Честный сельский бургер» (заявка № 2016705921), так как оно включает в себя зарегистрированный товарный знак «Потаённая Россия» (свидетельство № 474856).

Включение в товарный знак названий чужих произведений, их персонажей и цитат без согласия их правообладателей не допускается, так же как имена, псевдонимы, портреты и факсимиле известных лиц. Например, не удастся зарегистрировать обозначение «Алла Пугачева» или «Алсу» без согласия данных лиц.

Вы также не зарегистрируете обозначение, включающее охраняемое географическое указание или наименование места происхождения товара, если не имеете права использовать такое ГУ или НМПТ.

По этой причине получило отказ в регистрации обозначение «GXEL» (заявка № 2020730760).

Следите также за тем, чтобы ваше обозначение не совпадало и не было сходно до степени смешения с промышленным образцом или знаком соответствия.

Перед подачей заявки на регистрацию стоит промониторить сеть Интернет — упоминается ли в нем придуманное вами обозначение и используется ли другими лицами для той же деятельности. Такой поиск крайне полезен, поскольку закон косвенно охраняет и незарегистрированные обозначения. Так, устанавливает запрет на регистрацию обозначений, которые могут ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя. И если обозначение уже «закрепилось» на рынке за определенным производителем — это нужно учесть.

Например, так как на рынке РФ распространен товар японского бренда «AKITAJP», от Роспатента получено уведомление о предварительном отказе в регистрации обозначения «AKITAJP» (заявка № 2021735061), несмотря на то, что товарный знак японского производителя не зарегистрирован на территории России.

Ошибка № 4. Включать в товарный знак оскорбительные фразы, жаргонизмы, дискриминационные лозунги и так далее

Казалось бы — очевидная вещь, однако маркетинговые стратегии строятся и на «плохой» рекламе. В погоне за хайпом можно не только оттолкнуть клиентов, но и потерять время и деньги на «непроходную» регистрацию.

Арбитражный суд города Москвы поддержал решение Роспатента об отказе в регистрации обозначения «ХАЛЯВА» в качестве товарного знака, так как оно противоречит принципам морали и является жаргонным словом.

Ошибка № 5. Пытаться обмануть потребителя

Не включайте в товарный знак слова «from Italy», если вы из России и ваше производство не в Италии, и не пытайтесь зарегистрировать «сок» для молока. Включаете в обозначение подобные элементы — будьте готовы либо представить подтверждающие документы, либо доказать фантазийность этих обозначений для заявленных товаров и услуг, либо получить отказ в регистрации.

По причине возможного ввода потребителя в заблуждение относительно места производства товара получило отказ в регистрации обозначение «Moskovsky» (заявка № 2009713101), так как заявителем выступала компания из Франции, которая не смогла доказать, что производство их товаров каким-либо образом связано с Москвой.

Ошибка № 6. Халатно отнестись к перечню товаров и услуг

Ваше обозначение будет охраняться только для тех товаров и услуг, которые вы укажете в заявке. Чем детальнее и продуманнее перечень, тем меньше шанс того, что конкурент его обойдет и получит регистрацию на сходное обозначение.

Перечень товаров и услуг составляется на основе Международной классификации товаров и услуг (МКТУ), в которой продукция, работы и услуги разбиты по классам. Однако новые продукты изобретаются ежедневно, поэтому не удивляйтесь, если вы не найдете свой товар в МКТУ.

Вы все равно можете добавить его в перечень, но для определения класса и составления грамотной формулировки потребуются специальные знания — обратитесь за помощью к специалисту по регистрации товарных знаков.

Ошибка № 7. Думать, что все еще можно исправить после подачи заявки

Отнюдь: внести существенные изменения ни в заявленное обозначение, ни в перечень товаров и услуг не получится. Внести можно только небольшие корректировки — например, поиграть с размерами элементов или сделать светлее или темнее оттенки цветов, при этом общее восприятие знака не должно меняться. Заявленный перечень товаров и услуг можно только сузить (исключить или уточнить формулировки), но расширить и добавить новые товары и услуги уже нельзя. Существенны ли вносимые в обозначение изменения — определяет эксперт Роспатента субъективно.

Все это еще раз подчеркивает важность предварительной оценки обозначения перед подачей на регистрацию — именно на этом этапе есть максимальное количество вариантов того, что можно сделать для преодоления отказа. После подачи заявки и варианты, и время для их реализации существенно сокращаются.

Заключение

Это далеко не полный список ошибок и рекомендаций. В каждой конкретной ситуации он может как сокращаться, так и дополняться новыми.

Любые неточности и недочеты в заявке могут затянуть процедуру регистрации товарного знака на годы, и ко времени принятия положительного решения по такой заявке регистрация может оказаться уже не актуальной.

Обращение за помощью к специалисту по регистрации товарных знаков существенно повышает шансы на успешное и быстрое прохождение регистрации.

Начать дискуссию

Быть бухгалтером хочу, пусть меня научат... или нет. Можно ли стать бухгалтером самому с нуля и что для этого надо знать

Меня на этот пост вдохновил вопрос пользователя в телеграм-канале. Она попросила помощи в заполнении упрощенной отчетности и уточнила — справится ли она сама, если она не бухгалтер? И, правда, а можно ли вести учет и при этом не иметь образования бухгалтера и всему научиться самому.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
157

Курсы повышения
квалификации

18
Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
Мошенничество

Сотрудник банка отдохнул за границей и обогатился за счет клиентки на 29 млн рублей

Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Ростовской области выявили факт многомиллионного мошенничества в особо крупном размере сотрудником банковской организации.

ВЭД

Три главных изменения 2024 года для бухгалтера ВЭД

Продавцы из ЕАЭС начнут платить налоги в российскую казну, бизнес освободят от отчетности по мелким сделкам с зарубежными партнерами, а цифровые активы становятся обычным способом расчета.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
1
276
Лучшие спикеры, новый каждый день

Обязательную маркировку ювелирных изделий перенесут на 2025 год

Чтобы снизить нагрузку с Пробирной палаты, которая будет ставить клеймо на украшения, Минфин перенесет срок обязательной маркировки на 1 сентября 2025 года.

С 1 мая запустят эксперимент по маркировке моторных масел

Для борьбы с контрафактом на рынке Минпромторгу предложили включить в эксперимент по маркировке не только моторные масла для автомобилей, но и свечи зажигания, детали подвески и рулевого управления.

118

Календарь вебинаров для бухгалтера в апреле 2024. Акцент на проверки

Вебинар — простой способ разобраться в любом важном для бухгалтера вопросе. «Клерк» приглашает на вебинары экспертов-практиков, которые понятно и с примерами разберут любую тему. Вы можете задавать спикеру вопросы и он ответит на них в прямом эфире.

Иллюстрация: freepik/freepik
Опытом делятся эксперты-практики, без воды
Экспорт

Минпромторг сократит список экспортеров, которые могут получать транспортные субсидии

Изменения затронут только тех, кто занимается экспортом товаров из высокомаржинальных групп.

С 01 апреля 2024 года порог беспошлинного ввоза товаров, возможно, вернется к уровню €200 евро

Но подготовка новых документов не началась.

УК РФ

Опасное производство 2 года работало без лицензии и получило доход 26 млн рублей

В Ставропольском крае перед судом предстанет обвиняемый в незаконном предпринимательстве с извлечением дохода на сумму более 26 млн рублей.

Обеспечительные меры при ВНП, предварительные обеспечительные меры + защитный лайфхак

Всегда ли налоговики могут наложить обеспечительные меры (арест) на имущество по результатам проверки?

Иллюстрация: Вера Ревина / Клерк.ру
7
122

Кто имеет право работать неполный день

Если у сотрудников есть основания для неполной занятости, работодатель должен установить удобный для работника график и снизить нагрузку.

Календарь вебинаров для бухгалтера в апреле 2024. Платные и бесплатные

Собрали для вас анонсы вебинаров на апрель 2024 года.

Миникурсы, текстовые и видеоинструкции для бухгалтеров

Каким числом выставлять счет-фактуру на аванс: бухгалтеры разбираются с формулировками в НК. «Ночной бухгалтер» № 1652

В телеграм-канале «Клерка» бухгалтеры спорили о том, какую дату указать в счет-фактуре на аванс — день получения аванса или любую из последующих пяти дней, которые даны на выставление документа. Истину нашли (вроде).

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
226
IT-компании

Яндекс запустил линейку нейросетей YandexGPT третьего поколения

Искусственный интеллект нового поколения лучше работает со сложными задачами. Бизнес может самостоятельно дообучить нейростеть.

62
Бесплатно с Архив документов

Сколько лет все-таки хранить кадровые документы? Мини-курс

Разбираемся в мини-курсе, какие типы хранения кадровых документов выделяют и какова продолжительность хранения кадровых документов.

Сколько лет все-таки хранить кадровые документы? Мини-курс
НДФЛ

В 2024 году ФНС разошлет уведомления на НДФЛ с процентов по вкладам за 2023 год

В 2024 году вкладчикам впервые необходимо будет уплатить НДФЛ с процентов от банковских вкладов за 2023 год.

Перерасчет имущественных налогов будут делать по-новому

Физлица будут направлять в ИФНС заявления на перерасчет налога на имущество, земельного и транспортного, к которому можно приложить документы, а можно и не прикладывать. Налоговики будут рассматривать это заявление 30 дней.

Как разработать эффективную программу обучения для новых сотрудников

Обучение персонала — сложный и многогранный процесс. Если проводить его правильно, он может стать ключевым инструментом для усиления корпоративной культуры, увеличения продуктивности и стимулирования мотивации сотрудников.

Иллюстрация: создано с помощью ИИ OpenAI © Вера Ревина/Клерк.ру
5
67
УК РФ

Поиск бывшего гендира может вылиться в вымогательство

Сотрудники главного управления уголовного розыска МВД совместно с коллегами из Красноярского края задержали подозреваемых в серии вымогательств у бизнесменов.

Интересные материалы

Обзоры новостей

⚡️Итоги дня: Ozon изменил расчет сбора, Дурова призвали внимательнее следить за Telegram, Камчатку трясет

Подготовили обзор главных событий дня. Все самое интересное, что писали и обсуждали в сети, в одной подборке.