Лицензионный договор на товарный знак: как составить и что обязательно указать

Правообладатели вправе распоряжаться товарным знаком на свое усмотрение. Один из способов — заключить с третьей стороной лицензионный договор. Этот вид сделки не подразумевает полное отчуждение прав, как в случае с продажей знака. 

1. По лицензионному договору третье лицо получает права на обозначение во временное пользование. В течение указанного срока разрешается наносить знак на производимые товары, использовать в маркетинговых кампаниях. 

2. В сделке участвуют две стороны. Лицензиар передает товарный знак на условиях, предусмотренных в соглашении. Лицензиат обязуется использовать обозначение в целях, не противоречащих закону, и выплачивать вознаграждение лицензиару. 

3. Лицензионный договор заключается по нормам гражданского законодательства. Формулировки максимально конкретизируются, чтобы предотвратить возможные противоречия и споры сторон (ст. 1235–1237, 1489 ГК). 

Лицензионный договор начинается со стандартной преамбулы — в этой части указываются наименования сторон и на основании чего они действуют. Например, генеральный директор ООО действует на основании Устава, уполномоченный представитель — на основании доверенности. 

В лицензионном договоре также прописываются другие обязательные сведения (ст. 432, 1235 ГК):

• что является предметом договора;

• какие права передает лицензиар;

• какими способами лицензиат может использовать знак;

• какие условия по выплате вознаграждения.

Рассмотрим, как заполнить основные разделы лицензионного договора. 

1.1. Лицензиар предоставляет Лицензиату право использовать Товарный знак, охраняемый на основании свидетельства №___ (дата регистрации ___202_, срок действия до ___20__).   

В этом разделе стороны указывают, что именно передается во временное пользование. В нашем случае — это товарный знак (обозначение), он является предметом соглашения. 

У правообладателя должно быть основание, дающее право заключить сделку — это Свидетельство на товарный знак (знак обслуживания), зарегистрированное патентным ведомством. На документе указан регистрационный номер и срок действия регистрации товарного знака. 

Перед заключением договора необходимо убедиться, что срок действия товарного знака актуален на весь период его использования лицензиатом. Если действие регистрации скоро заканчивается, то в договоре следует предусмотреть обязанность лицензиара о пролонгации.  

Сделка выгодна обеим сторонам. Лицензиар реализует свое право на монетизацию бренда — получает регулярный доход от использования обозначения третьим лицом. Лицензиат получает выгоду от размещения символики известного бренда на своих товарах или услугах, как правило, не вкладывая инвестиции в маркетинг.  

1.2 Право использовать Товарный знак передается на условиях _____ лицензии в отношении указанных в Свидетельстве ________ классов Международной классификации товаров и услуг (МКТУ).

В договоре указывается тип лицензии — исключительная или неисключительная. Это условие относится к существенным и помогает детализировать использование товарного знака. 

• Исключительная. При таком типе сделки правообладатель не может использовать свое обозначение теми же способами, что и лицензиат, если в договоре не зафиксированы иные условия (п. 1.1 ст. 1236 ГК). Соглашение заключается только с одним контрагентом: аналогичные договоры с несколькими лицами недопустимы.

• Неисключительная. Лицензиар сохраняет полные права на свой товарный знак и может заключить несколько лицензионных договоров, например, с контрагентами из разных регионов (п. 1 ст. 1236 ГК). 

В договоре можно указать конкретные товары и услуги по МКТУ, в отношении которых правообладатель разрешает использовать товарный знак (весь перечень или его часть). Также можно ограничить использование товаров и услуг с определенным классом по МКТУ. 

В лицензионном договоре необходимо указать, какие именно права и на какой срок получает лицензиат. Полная передача прав лицензией не предусмотрена — это особенность договора отчуждения. 

2.1 Лицензиат может использовать Товарный знак на территории ______.

Правообладатель вправе прописать, где территориально лицензиату разрешается использовать обозначение. Если не указать определенный город или регион, то по умолчанию действие соглашения распространяется по всей России. 

2.2 Лицензиат вправе использовать Товарный знак любыми способами, не противоречащими закону. 

Это пример общей формулировки, но в договоре можно конкретно указать способы. Например, куда разрешается наносить обозначение и в каких ситуациях использовать. Возможности лицензиата в этом случае становятся более точными. Иногда стороны вносят в договор дословную формулировку из ст. 1484 ГК, чтобы подстраховаться от дальнейших разногласий.    

2.3 Лицензиат вправе передавать третьим лицам право на использование Товарного знака.  

Лицензиар может разрешить контрагенту передавать права на товарный знак третьим лицам — то есть заключать сублицензионные договоры. Без разрешения правообладателя лицензиат не может проводить такие сделки: ответственность предусмотрена ст. 1515 ГК. 

Обычно условие о возможности заключать сублицензии интересно контрагентам, которые развивают сети заведений (сетевые модели, партнерские продажи). Правообладатель может разрешить сублицензии и после регистрации договора лицензии, но разрешение необходимо оформить в письменном виде. 

2.4. Лицензиат не вправе каким-либо образом изменять Товарный знак.

Вид товарного знака фиксируется в государственном реестре, и контрагент может использовать его только в этом виде. Запрещено вносить изменения, иначе негативные последствия могут коснуться самого правообладателя. 

Например, если лицензиат будет использовать товарный знак в другом виде (в маркетинговых целях, при производстве и продажах), то другой предприниматель, права которого были нарушены, может обратиться с иском в суд. Из-за недобросовестного контрагента лицензиар рискует лишиться товарного знака, если кто-то из участников рынка инициирует прекращение правовой охраны (ст. 1486 ГК).

2.5 Лицензиат не позднее ____ рабочих дней со дня подписания Договора обязуется направить Договор и все необходимые документы для регистрации в Роспатент.  

Юридическую силу соглашение приобретает после регистрации в Роспатенте. Процесс регистрации начинается по заявлению. Форма заявки утверждена в Приложении № 3 приказа Минэкономразвития от 10.06.2016 № 371. 

В этом же разделе можно указать, кто оплачивает госпошлину за рассмотрение заявления и вынесение решения. Если в заявке отмечен один товарный знак, то пошлина составит 15 000 руб. За каждый последующий товарный знак необходимо доплатить по 13 000 руб. 

3.1. За право использования Товарного знака Лицензиат выплачивает Лицензиару вознаграждение в размере ______ (___) рублей, в том числе НДС (__%) ____ (___) рублей. 

Возмездный лицензионный договор предполагает выплату вознаграждения в пользу правообладателя. Если сумма отсутствует, то договор считается недействительным. 

Лицензиат может перечислять оплату разными способами:

• Однократно. Лицензиат переводит оплату разовым платежом. 

• По графику в фиксированном размере. Сумма разделена на части, лицензиат погашает ее в обозначенные сроки. 

• В виде процента с дохода. Необходимо указать периодичность расчетов (абз. 3 п. 5 ст. 1235 ГК).

Разрешается также смешанный вид расчетов: например, разовый платеж + процент от выручки. 

3.2. Указанная в п. 3.1 Договора сумма подлежит уплате не позднее ____ рабочих дней с даты регистрации Договора в Роспатенте. 

Правообладатель вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке, если контрагент нарушает сроки расчетов. 

3.3. Лицензиат перечисляет денежное вознаграждение на счет Лицензиара.

Расчетный счет указывается в разделе о реквизитах сторон. Дополнительно можно прописать условие о том, что лицензиар должен предоставить счет-фактуру. 

4.1. Договор вступает в силу с даты регистрации в Роспатенте и действует по _____ г. 

В лицензионном договоре указывается срок его действия — этот срок не может превышать срок действия товарного знака. Дату, когда истекает действие знака, можно уточнить в Свидетельстве. 

Если в соглашении не прописать срок, то по умолчанию оно будет актуально 5 лет. Также стороны могут указать другие сроки. Лучше вписывать точные даты, чтобы впоследствии не возникало недопонимания, с какой даты действует договор, а какая дата — финальная. 

4.2. Лицензиар имеет право в одностороннем порядке расторгнуть Договор, если нарушены условия оплаты по Договору. Не позднее, чем за _____ дня до этого он должен письменно уведомить об этом Лицензиата.   

По общему правилу одностороннее расторжение соглашения не допускается (ст. 310 ГК). В ряде случаев отказ возможен, если на это есть весомые причины: например, контрагент не платит по договору или регулярно нарушает условие об оплате. Тогда правообладатель вправе отказаться от сделки в одностороннем формате. Чтобы иметь такую возможность, необходимо перечислить причины в договоре. Одностороннее расторжение не требует обращения в суд.     

5.1. При ненадлежащем или несвоевременном исполнении обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством РФ и условиями Договора.

В договоре следует указать основания, по которым к сторонам будут применяться меры ответственности (пени, штрафы или другие санкции).

5.2. Лицензиат должен немедленно прекратить использование Товарного знака в любой форме после истечения срока действия или в случае расторжения Договора.

Использование лицензиатом чужого обозначения после окончания договора будет считаться незаконным. Правообладатель вправе взыскать компенсацию — до 10 млн руб. (ст. 1515 ГК). 

Размер компенсации может быть значительно больше, если она взыскивается в двойном размере от стоимости товаров или услуг за весь период использования. Так, правообладателю удалось взыскать через суд компенсацию в размере 9,6 млн руб. (решение АС по г. Москва от 23.07.2024 по делу № А40-281527/23-134-1559).

6.1. В случае возникновения споров стороны примут меры к их разрешению путем переговоров.

Формулировка часто встречается в таких типах сделки. Стороны должны минимизировать риски перехода конфликта на стадию судебных разбирательств. 

6.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров споры подлежат рассмотрению в _____ суде города _____.

Как правило, судебные дела рассматриваются по месту нахождения владельца прав на товарный знак. 

В этом разделе обычно указывают:

• Количество составленных экземпляров. Каждая из сторон получает оригинал договора — правообладатель и контрагент. Отдельный экземпляр направляется в Роспатент. 

• Условие о снятии ответственности. Например, ответственность не применяется к сторонам, если обязательства невозможно было выполнить из-за стихийных бедствий, ЧС и других обстоятельств непреодолимой силы. 

• Конфиденциальность. Стороны обязуются не разглашать содержание соглашения. 

В данном разделе также можно прописать другие условия по договоренности сторон, которые важны для них. 

Сведения о сторонах не должны расходиться с данными из ЕГРЮЛ — о наименовании юрлица и месте нахождения компании. Если Роспатент обнаружит несовпадение в данных, то отклонит заявку на регистрацию лицензионного договора. 

Допустим, если адрес компании поменялся, то необходимо изменить сведения в реестре товарных знаков. Для этого нужно отправить соответствующее заявление, приложить выписку из ЕГРЮЛ и уплатить госпошлину. После актуализации сведений можно будет обратиться  в патентное ведомство по поводу регистрации лицензионного договора. 

Лицензионный договор на товарный знак помогает правообладателю безопасно монетизировать бренд, а лицензиату — законно использовать чужое обозначение в бизнесе. 

Обратите внимание на практические моменты:

Лицензионный договор оформляется индивидуально — в зависимости от ниши, правового статуса сторон, целей сделки. Детальный и юридически грамотный договор — это защита бизнеса от споров и судебных разбирательств.

Специалисты Патентного бюро «Патент 24» составят договор с учетом индивидуальных и особых условий, важных для вашей компании. Эксперты проверят объект лицензии, согласуют с вами коммерческие условия и юридические аспекты соглашения. Вы получаете комплексную поддержку — от первичной консультации до регистрации лицензионного договора в Роспатенте.     

Читайте также:

• Можно ли получить согласие на регистрацию товарного знака, если бренд занят.

• Патент на разработку: что защищает и как оформить.

• Как подать заявку на патент: этапы подготовки и подачи документов.

Реклама: ИП Цыхманов Евгений Михайлович, ИНН 231007258340, erid: 2W5zFGxh5iR